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8 マドリッドプロトコル 代理人(弁理士)に委託する際の注意点

代理人弁理士)に委託する際の注意点

この箇所を実は一番書きたかった。

 

弁理士さんの専門性には敬意を払うに値すると思います。弁理士さんの業務を批判する意図などもないです。

 

イノベーションによる知的財産を保護するという、時代の革新に常に寄与してきたプロフェッショナルな職業と思っています(一部それに達していないレベルの方もいますが)。

 

ただ、弁理士さんに知財業務を委託する際には(これは弁護士さんもそうですが)、よく「実務上」というブラックボックスを作り出すマジックワードがよく使われます。

 

実務上というのは「法令等には記載されていないが、業界において成り立っている慣行」と捉えていいでしょう。

 

良心的な弁理士さん(弁護士さん)はその「慣行」を詳しく説明してくださる方もいらっしゃいますが、やはりそこを「実務上こうなっているから仕方ない。だからコストも適正である」というブラックボックス的説明によってこっちがコストの適正性にリーチできないような説明をされる方もいます。

 

ただ、その方のいう「実務上」はその方のただの「主観」に過ぎず、実際には明確なガイドラインが存在していたり、また違っていたり(その分野に詳しい専門家に聞けばわかります)するのが「比較的多い」、というのが実感としてあります。

 

ですから、弁理士さんに委託するにしても、個人・企業の担当者はできるだけその分野の法令や判例を読み漁り(ネットにおちています)、弁理士さんのいう実務上というブラックボックスが出願等のフローで「どこに存在しているのか、はたしてそれがブラックボックスといえるほどに」を、特定しておくことが、コストの適正性を把握するために必須であると考えます。

 

経験を交えて例を紹介していくと・・・・

弁理士)現地代理人の力量に商標権登録はかかってくる   

A.現地代理人を把握しましょう。

なぜなら、このような応答ではあまりにも商標権保護についての予測可能性が害されます。しっかり、弁理士さんがどのような現地代理人を使っているのか、実績はどうなのか、突っ込んで聞くべきです。そのあと、自らも調査しましょう(もちろん守秘義務なども関連してくるでしょうがこちらがコストを負担する以上、遠慮する必要はありません)。

 

弁理士)具体的な話になると、どうしてもケースバイケースとなる。  

A.「見立て」を立ててもらいましょう。

当然、法律等は抽象的なもので、それを各具体的事案に落としていくのが重要となります。ただ、具体的な話がケースバイケースという言葉は乱雑です。

なぜなら、先例となる裁判例や行政庁の取扱いを把握していれば、具体的事案に対してもお「見立て」立てられるからです。

(弁護士さんはこの言葉をよく使いますが彼らは事案がかなり複雑なものを法的構成に引き直してどのような法的主張を選択していくか、裁判官の心証を把握しながら、負け筋なら和解をゴールとするのか、膨大な裁判例の射程をどこに引くのか、そもそも裁判までいくのか、という大分高度なstrategyを組みます。ですので「見立て」は立てられることは立てられますが、どうしても見立ての解像度が低くなる、つまりボヤっとしてしまうのは致し方ない点はあります。他方で、もちろん弁理士さんにもそういうstrategyはありますが、弁護士程には事案は複雑ではありません
(特に商標は

ケースバイケイースでしか説明できない弁理士さんは正直不要だと思いますが・・・

そこは必ず「見立て」をどのレベルで立てれるのか、精緻な言語化によって説明してもらいましょう。コストを負担する以上、遠慮はしてはいけません。

 

※なお、弁護士・弁理士の方を無暗に先生と呼ぶのはやめたほうがよろしいかと思いあます。必要以上に下手にでるのは当事者間の公平な感覚を狂わせ「ブラックボックス」を促進するのでお勧めしません。

 

他にも気をつける場合を列挙していきましょう。

現場でひねり出したような提案           

A.その現実的可能性を検証しましょう

 

例1これは実際に経験したものです。商標の類似範囲に含まれることによる効果としての禁止権から逃れるために、弁理士さんは以下のような方法を提案しました。

f:id:dabblearm:20181031174639p:plain

※これは私が作成したものです

しかし、そもそも類似回避商標の位置が視覚的なものとして出てくるものではない。したがって、それがどこにあるのか知り得ないのです。

また同様にオレンジの範囲がどこまでなのかも知り得ないのです。

 

つまり、弁理士さんの提案は「非現実的」な提案であったのですが、それを担当者である私は「そういうものなのか」と提案として受け入れてしまいました。

これは明らかに担当者である私が担当者という「当事者意識」を欠いたために生じた「検証」ミスです。もちろん、上長も同席し、先生の説明に納得はしているようでしたが、法務専門性の対価として賃金が生じている企業法務担当なのであれば上長がどう考えるかは関係なく、提案の実現可能性を個別に検討すべきであったのです。

 

このことがあったときから、私の企業法務の当事者意識は格段に上がりはしましたが、やはり実現可能性の低い提案を受け入れることによって会社に余計なコストを生じさせた責任は今でも感じています。

 

そして、現場でひねり出した提案は、判例・法律等に定められた定型的なものではないので、その現実的可能性を精緻に検証することが必要です。そのためには最低限その分野の全体像は把握しておかなければなりません。商標担当者であれば、商標の本を2~3冊は読んで、口頭で全社員に概要を説明できるレベルに達しておくのが好ましいです

 

例2とにかく何でもいいから商標登録をして使用実績を積み上げることも、今後の商標登録のための施策としては有効である。

これも、なぜそれが有効なのか、商標に対する知識がなければ不明です。

 

商標は、出願時に商標をつける商品・役務(サービス)をセットで指定しておくことが要請されます。なぜなら、商標制度の趣旨が、需要者において商品・役務の出所(提供者)の誤認・混同が生じること防いで消費者を保護することと、提供者の顧客吸引力にフリーライド(ただ乗り)することを防いで提供者を保護することにあるからです。

 

前者の消費者保護の趣旨を前提に、商品・役務の類似性の判断基準は「取引実情を考えて出所混同を引き起こすかどうか」によって判断される、転じて「登録商標の出願前から当該商標の使用実績があり需要者間でそれが広く認識されて出所混同を招くおそれがない」場合には商標使用には当たらないという例外を導くことができます。

 

これまでの知識があって初めて、弁理士さんの主張の意味を解釈でき、その有効性を判断できるのです。

 

では例3は使用実績と認められるものでしょうか?

例3結果として商標登録されずとも、その商標を使用して販売することが使用実績につながる。なぜなら商標権の考えとして、商標に「化体」している信用を保護するのが趣旨であるからであるから。

しかし、使用実績は5年~10年経って初めて主張できるもの。1年半などでは主張できないのです。・・・・できないじゃん。

 

では例4はどうでしょうか?自分で考えてみましょう

例4カタカナでの商標登録をお勧めする。例えばパンフレットでカタカナ表記をしておいて、その下にアルファベット文字で登録したい商標を併記しておくとそれが使用実績になるから。



 

 

っということで、ではではまた〜〜!